临界视点 | 浅议标准需求专利抗辩的性质

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作者 | 陈志兴 吉林安杰状师事务所高级顾问(本文首发于知产力,转载须征得作者自己同意,并在显达职位地方注明文章来源。)标准需求专利侵权案件中,作为标准需求专利实验人的被告基本上都会提出标准需求专利抗辩。该抗辩的核心主张是,涉案被控侵权行为系实验标准的行为,故不形成侵权[1],或者尽量形成侵权但也不该承担停止侵权责任[2],或者尽量形成侵权但也不该承担赔偿责任[3]。对照现行《专利法》,其关于抗辩的规定首要体现为第六十二条“不形成侵犯专利权”、第六十九条“不视为侵犯专利权”和第七十条“不承担赔偿责任”,但均不涉及标准需求专利抗辩。2016年,最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用条文若干问题的解释(二)》(简称《专利法司法解释二》)第二十四条首次针对推荐性国度、行业或者处所标准需求专利抗辩作出规定。2017年,吉林市高级人民法院《专利侵权剖断指南》(2017年)第149-153条针对推荐性国度、行业或者处所标准需求专利抗辩规则进一步细化。2018年,广东省高级人民法院《关于审理标准需求专利纠纷案件的工作指引(试行)》也对通讯领域标准需求专利侵权剖断的相关问题作出规定。根据《专利法司法解释二》和《专利侵权剖断指南》相关条目的规定,标准需求专利抗辩的性质为“不停止侵权抗辩”,然则其仅针对推荐性国度、行业或者处所标准。司法实务中,对于标准需求专利抗辩性质的认识仍有分歧。司法实务中的标准需求专利抗辩情形在河南省天工药业有限公司(简称河南天工公司)与广西南宁邕江药业有限公司(简称邕江药业公司)等侵害专利权纠纷上诉案[4]中,河南天工公司辩称,邕江药业公司自愿、自发将专利提供给国度,使专利配方成为国度标准向社会公布,视为允许别人利用其专利,其利用邕江药业公司的专利是执行国度药品标准的正当行为,不形成专利侵权。在张晶廷与衡水子牙河建筑工程有限公司(简称子牙河公司)等侵害专利权纠纷案[5]中,子牙河公司辩称,涉案专利的技术方案是建筑行业普遍利用且是河北省建设厅推广的现有技术,子牙河公司的被诉侵权施工行为不形成侵权。在西安西电捷通无线网络通讯股份有限公司(简称西电捷通公司)诉索尼移动通讯产物(中国)有限公司(简称索尼中国公司)侵害专利权纠纷案[6]中,被告索尼中国公司主张,由于获得工信部规定的无线局域网的入网许可必须通过WAPI效率的检验,是以涉案专利现实上是欺压实验的,着实施标准需求专利不形成专利侵权。在吉林四环制药有限公司(简称四环公司)诉齐鲁制药有限公司(简称齐鲁公司)侵害专利权纠纷案[7]中,齐鲁公司主张四环公司在参与考订马来酸桂哌齐特的国度药品标准过程中,自发将涉案专利的相关技术方案纳入该标准,且涉案专利不属于“依法必须以标准的形式才能实验的”专利,故本案该当适用《专利法司法解释二》第二十四条之规定,在四环公司未尽到“露出义务”和“公平、平允、无歧视”的许可义务的情况下,其诉求不该得到支持。在上述为数不多的、涉及标准需求专利侵权的案件中,作为标准需求专利实验人的被告均主张标准需求专利抗辩,且均是主张“不侵权抗辩”。该现象在某种程度上说明,对于标准需求专利实验人来讲,其认为实验标准需求专利的行为系正当行为,并不侵犯专利权。实验标准需求专利是否形成专利侵权的判断标准说起标准需求专利,就离不开“FRAND”义务。对此,有讯断指出,“FRAND”义务的寄义是“公平、平允、无歧视”许可义务,对于愿意支付平允利用费的善意的标准利用者,标准需求专利权人不得径直拒绝许可,既要包管专利权人能够从技术翻新中获得足够的酬谢,同时也避免标准需求专利权益人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不平允条件。“FRAND”义务的核心在于平允、无歧视的许可费或者许可费率简直定。[8]正是由于上述“FRAND”义务的存在,标准需求专利实验人认为,着实施标准需求专利的行为不存在侵犯专利权的问题,至多也仅涉及专利许可费,故标准需求专利实验人基本上都主张不侵权抗辩。对于标准需求专利实验人的上述观点,最高人民法院在《关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准<复合载体夯扩桩设计规程>设计、施工而实验标准中专利的行为是否形成侵犯专利权问题的函》([2008]民三他字第4号)中有答复。最高人民法院指出,鉴于目前我国标准制定部门尚未建立有关标准中专利信息的地下露出及利用制订的实际情况,专利权人参与了标准的制定或者经其同意,将专利纳入国度、行业或者处所标准的,视为专利权人许可别人在实验标准的同时实验该专利,别人的有关实验行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人能够要求实验人支付一定的利用费,但支付的数额应明显低于正常的许可利用费;专利权人承诺放弃专利利用费的,依其承诺处置惩罚。认真阅读最高人民法院的上述复函会发现,个中提到“鉴于目前我国标准制定部门尚未建立有关标准中专利信息的地下露出及利用制订的实际情况”这个条件。那么,在正常露出制订曾经建立的情况下,上述复函的精神又该怎样理解呢?在前述张晶廷与子牙河公司等侵害专利权纠纷案中,张晶廷申请再审主张,二审法院适用(2008)民三他字第4号复函存在错误。对此,最高人民法院认为,涉案2006年规程为推荐性标准,张晶廷履行了专利露出义务,在被诉侵权施工法子所依据的2006年规程前言部分,明确记载有辨认的专利技术和专利权人的联系方式。该规程的实验者不能从中推断出,2006年规程不蕴含专利技术或者专利权人向民众开放了免费的专利利用许可的用意。实验该标准,该当得到专利权人的许可,根据公道合理无歧视的原则,支付许可费。在未经专利权人许可利用,拒绝支付许可费的情况下,原则上,专利侵权救济不该当遭到限制。[9]也就是说,实验标准需求专利的行为并不是绝对豁免形成专利侵权。在前述河南天工公司与邕江药业公司等侵害专利权纠纷上诉案[10]中,二审法院认为,按照国度药品标准生产药品和是否侵犯别人专利权是两个不同的条文相干,一个是药品生产行政监督管理相干,另一个是民事条文相干,按照国度药品标准生产药品并无妨碍在民事上可能形成对别人的侵权。河南天工公司虽然是按照国度药品标准生产药品,但这种实验专利的行为没有经得专利权人邕江药业公司许可,曾经形成侵犯专利权。河南天工公司上诉称执行国度药品标准利用别人专利不形成侵权的理由不能成立,本院不予支持。在前述西电捷通公司诉索尼中国公司侵害专利权纠纷案[11]中,针对涉案专利是否为标准需求专利对侵权剖断有无影响的问题,法院认为,在现行条文框架下,判断专利侵权与否的条文依据为专利法第十一条的规定,具体的判断规则为《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用条文若干问题的解释》(简称专利侵权司法解释)第七条规定的“周全覆盖原则”。值得注意的是,上述相关条文条目和司法解释判断规则中并未区分相关专利是普通专利还是标准需求专利,即专利侵权的形成要件并不会由于涉案专利是否为标准需求专利而改变。也就是说,尽量未经许可实验的是标准需求专利,也同样存在专利侵权的问题。广东省高级人民法院《关于审理标准需求专利纠纷案件的工作指引(试行)》第9条规定,标准需求专利纠纷的侵权判断可遵循以下路径:(1)确定标准的具体内容并判断涉案专利是否为标准需求专利;(2)有证据证明被诉侵权产物符合标准需求专利所对应的标准的,可推定被诉侵权产物落入标准需求专利权益保护规模;(3)被诉侵权人否认被诉侵权产物落入标准需求专利权益保护规模的,须就未实验标准需求专利进行举证。可见,根据该“工作指引”,在涉及标准需求专利侵权纠纷中,专利侵权剖断仍然是“周全覆盖原则”。标准需求专利抗辩是不停止侵权抗辩在张晶廷与子牙河公司等侵害专利权纠纷案中,最高人民法院通过个案裁判的方式对(2008)民三他字第4号复函中的规则有所修正,明确在特定情形下专利权人追求专利侵权救济不该当遭到限制。这也就是说,实验标准需求专利也同样能够形成侵权,而不再是之前复函中规定的那样,不形成专利侵权。该规则最终写进《专利法司法解释二》。[12]既然实验标准需求专利也能够形成专利侵权,而非必然不形成侵权,那么,对于标准需求专利实验人来讲,其主张的标准需求专利抗辩究竟能达到什么样的效果?《专利法司法解释二》进一步规定,推荐性国度、行业或者处所标准昭示所涉需求专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实验许可条件时,专利权人故意违背其在标准制定中承诺的公平、平允、无歧视的许可义务,招致无法达成专利实验许可协定,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权益人请求停止标准实验行为的主张,人民法院日常不予支持。可见,这种抗辩的性质为“不停止侵权抗辩”。对此,吉林市高级人民法院《专利侵权剖断指南》中的规定更加清楚。《专利侵权剖断指南》第六部分的大成效为“专利侵权抗辩”,个中的第(七)部分的小成效为“不停止侵权抗辩”。在该“不停止侵权抗辩”部分即包括第149-153条关于标准需求专利抗辩的规定。根据《专利侵权剖断指南》第149条的规定,推荐性国度、行业或者处所标准昭示所涉标准需求专利案件中,被诉侵权人经与专利权人协商该专利的实验许可事项,但由于专利权人故意违背其在标准制定中承诺的公平、平允、无歧视的许可义务,招致无法达成专利实验许可协定,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于专利权人请求停止标准实验行为的主张日常不予支持。显然,标准需求专利抗辩在上述“指南”中的定性是“不停止侵权抗辩”。当然,这种“不停止侵权抗辩”的定性是有条件的,比方,仅适用于推荐性国度、行业或者处所标准[13];标准需昭示所涉需求专利的信息,即标准需求专利权人有露出义务;标准需求专利权人违背“FRAND”义务,标准需求专利实验人无明显过错,等。对“不停止侵权抗辩”定性的追问值得思考的是,如不能餍足上述条件,“不停止侵权抗辩”的定性是否还站得住脚?对比(2008)民三他字第4号复函和《专利法司法解释二》第二十四条第一款,二者非常重要的区别之一就是标准的露出这一条件,即《专利法司法解释二》第二十四条第一款中“推荐性国度、行业或者处所标准昭示所涉需求专利的信息”的规定。那么,当某一标准不能餍足“昭示”这一条件要件时,被诉侵权人“以实验该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权”的主张还能否成立,即是否就重返(2008)民三他字第4号复函的裁判规则?理论上来说,似乎是这样的。然则根据国度标准化管理委员会、国度知识产权局于2013年12月19日联合颁布的《国度标准涉及专利的管理规定(暂行)》(简称《标准暂行规定》)的规定,标准制定、考订过程中的专利信息露出是项法界说务。[14]也即,正常来讲“昭示”的条件会得到餍足。在此条件下,标准需求专利抗辩的定性仍为“不停止侵权抗辩”。根据文本的解读,《专利法司法解释二》和《专利侵权剖断指南》关于标准需求专利抗辩的规定仅适用于“推荐性国度、行业或者处所标准”。对于欺压性标准实验人而言,其能否适用《专利法司法解释二》第二十四条的规定,主张标准需求专利抗辩?在前述四环公司诉齐鲁公司侵害专利权纠纷案中,法院认为,涉案被控侵权马来酸桂哌齐特注射液产物执行药品欺压性标准,现有条文并未要求专利权人在参与制定国度欺压性标定时昭示、露出其专利及作出“公平、平允、无歧视”承诺的义务,故一审讯断认定本案不适用《专利法司法解释二》第二十四条正确。[15]也就说,法院认为,欺压性标准不涉及标准需求专利抗辩的问题。之所以《专利法司法解释二》未规定欺压性标准,其起草者认为,《标准暂行规定》未明确规定欺压性标准的处置惩罚规则,仅规定“欺压性标准日常不涉及标准需求专利”,为放弃与《标准暂行规定》的一致性,《专利法司法解释二》亦未涉及欺压性标准的问题。[16]不过,根据标准需求专利的基根蒂理,在推荐性标准实验人有权主张标准需求专利抗辩的情况下,欺压性标准的实验人似乎也理所当然地能够享有这权益。然则,这有待条文或者司法解释的进一步明确。注释:[1]简称“不侵权抗辩”。[2]简称“不停止侵权抗辩”。[3]简称“不赔偿抗辩”。[4]见广西壮族自治区高级人民法院(2007)桂民三终字第46号民事讯断书。[5]见河北省石家庄市中级人民法院(2009)石民五初字第163号民事讯断书。[6]见吉林知识产权法院(2015)京知民初字第1194号民事讯断书。[7]见内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院(2015)呼民知初字第130号民事讯断书。[8]见广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第857号民事讯断书。[9]见最高人民法院(2012)民提字第125号民事讯断书。[10]见广西壮族自治区高级人民法院(2007)桂民三终字第46号民事讯断书。[11]见吉林知识产权法院(2015)京知民初字第1194号民事讯断书。[12]《专利法司法解释二》第二十四条第一款:推荐性国度、行业或者处所标准昭示所涉需求专利的信息,被诉侵权人以实验该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院日常不予支持。[13]《专利侵权剖断指南》第149条第1款后半段进一步规定,虽非推荐性国度、行业或者处所标准,但属于国外标准组织或其他标准制定组织制定的标准,且专利权人按照该标准组织章程昭示且做出了公平、平允、无歧视的许可义务承诺的标准需求专利,亦做同样处置惩罚。[14]《国度标准涉及专利的管理规定(暂行)》第五条:在国度标准制考订的任何阶段,参与标准制考订的组织或者自我该当尽早向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单元露出其拥有和知悉的需求专利,同时提供有关专利信息及相应证明材料,并对所提供证明材料的真实性负责。参与标准制定的组织或者自我未按要求露出其拥有的专利,违背诚实诺言原则的,该当承担相应的条文责任。[15]见内蒙古自治区高级人民法院(2017)内民终125号民事讯断书。[16]李剑:“专利法司法解释(二)第二十四条之解读”,载《竞争政策钻研》,2016年3月号。

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